Marques de commerce

Me Fabienne Candéago L.L.M., avocate et agent de marques de commerce agréé canadien, assiste et conseille notre clientèle en matière de propriété intellectuelle, et plus particulièrement s’agissant des marques de commerce. Sa double expertise comme avocate en droit commercial et agent de marques, assure à notre clientèle un soutien solide tout au long du processus d’enregistrement d’une marque de commerce et une défense maximale en cas de conflit.

Les services offerts par Me Fabienne Candéago relativement aux marques de commerce couvrent notamment :

  • La vérification de la disponibilité d'une marque de commerce;
  • La préparation et la production d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce devant l'Office de la propriété intellectuelle du Canada;
  • La poursuite de la demande d'enregistrement jusqu'à l'obtention du certificat d'enregistrement;
  • La surveillance d'une marque de commerce;
  • La gestion d'un portefeuille de marques;

Qu’est-ce qu’une marque de commerce?

En règle générale, une marque de commerce est :

  • un ou des mots
  • un dessin
  • une combinaison de ces éléments

qui servent à caractériser les produits ou les services d’une personne ou d’un organisme et à les distinguer de ceux des autres dans le marché.

Une marque pourrait aussi être un son, à condition que ce son serve à identifier des marchandises ou des services.

Les différents types de marques de commerce

Il existe trois types de marques de commerce :

  • La marque ordinaire : elle comprend un ou une combinaison de mots, de dessins ou de sons qui servent à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme de ceux offerts par d’autres sur le marché.
  • La marque de certification : elle appartient à une personne ou à un organisme qui accorde des licences à d'autres pour désigner des produits ou des services qui répondent à une norme définie. La particularité de la marque de certification tient au fait que son propriétaire ne doit pas l’utiliser lui-même. Il ne peut qu’en autoriser l’emploi par d’autres personnes et contrôler ledit emploi. Une telle marque ne sert donc pas à distinguer des produits et des services. On peut citer, comme exemple de marque de certification, le dessin de Woolmark, qui est la propriété de la compagnie Woolmark Americas Ltd., qui est apposé sur des vêtements et d'autres produits et qui permet de prouver que ceux-ci sont fabriqués en laine véritable.
  • Le signe distinctif : il comprend le façonnement de produits ou de leurs contenants, le mode d'envelopper ou d'empaqueter des produits de manière à les distinguer comme étant fabriqués par une personne ou une entreprise spécifique. On peut citer, en exemple, la forme triangulaire de l'emballage du chocolat de marque Toblerone et la forme même de la barre de chocolat qui ont été enregistrés comme signes distinctifs.

La différence entre une marque de commerce et un nom commercial

Un nom commercial est le nom sous lequel on fait affaire ou on exploite une entreprise. Il ne peut être enregistré en vertu de la Loi sur les marques de commerce que s'il est également utilisé en tant que marque de commerce, c'est-à-dire pour désigner des biens ou des services qui sont offerts.

Pourquoi enregistrer une marque de commerce?

Une marque de commerce constitue un actif intangible important qui peut notamment être cédé, faire l’objet d’une licence et donner lieu en contrepartie au paiement de royautés. Comme tout actif, il est très important de protéger une marque de commerce.

En effet, l’enregistrement d’une marque de commerce auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (Opic) présente de nombreux avantages.

Parmi ces avantages, on peut citer les suivants :

  • L’enregistrement accorde le droit exclusif d’utiliser la marque de commerce au Canada pour une durée de 15 ans, et ce peu importe si elle est utilisée ou non dans toutes les régions du Canada.
  • L’enregistrement confère une protection à long terme car il est renouvelable autant de fois qu’on le souhaite dès lors que la marque de commerce est employée.
  • L’enregistrement constitue une forme de preuve de propriété, de validité et d’emploi. En cas de litige, celui qui le conteste doit supporter le fardeau de la preuve. Ce qui peut parfois peut s’avérer très lourd et très difficile.
  • L’enregistrement d’une marque de commerce donne la possibilité d’exercer des recours en contrefaçon.
  • L’enregistrement d’une marque de commerce est incontestable au Canada. 5 ans après avoir été effectué. Cela veut dire que personne ne peut revendiquer un usage antérieur d’une marque de commerce ou d’un nom commercial qui est semblable ou qui crée de la confusion, sauf à démontrer que l’enregistrement a été fait de mauvaise foi.

L’enregistrement présente aussi un caractère dissuasif et préventif face aux tiers qui voudraient utiliser la marque de commerce, à savoir :

  • Le propriétaire de la marque de commerce peut apposer notamment les symboles ®, MD (marque de commerce déposée), MC (marque de commerce), MS (marque de service), TM (trade-mark) afin d’avertir les tiers de l’existence de l’enregistrement de cette marque.
  • L’enregistrement de la marque de commerce permet de la publiciser. Le registre des marques de commerce est un registre public consultable par le public et de façon aisée. Une personne ou une entreprise sérieuse va à priori vérifier si la marque de commerce qu’elle projette d’utiliser figure ou non au registre.
  • Le registraire bloquera toute demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui serait identique ou similaire dans le même domaine.

L’enregistrement d’une marque de commerce présente aussi un intérêt lorsque l’on effectue de la publicité sur Internet. Google procédera à un contrôle pour s’assurer que la marque de commerce figurant dans la publicité est bien enregistrée.

Le dépôt d’une marque de commerce projetée

Il est possible de présenter une demande d’enregistrement d’une marque de commerce dont l’emploi est projeté, c’est-à-dire dont l’emploi n’a pas encore commencé dans le cours du commerce.

Le processus d’enregistrement d’une marque de commerce projetée est le même que pour une marque de commerce qui est déjà utilisée.

Par contre, le certificat d’enregistrement ne sera délivré par l’Opic que lorsque la marque de commerce sera utilisée. L’Opic accorde, en général, au déposant un délai de 1 à 2 ans pour déposer la déclaration d’usage et payer les droits d’enregistrement.

Le dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée présente un intérêt majeur. Cela permet, en quelque sorte. de « réserver » la marque et d’avoir un effet dissuasif vis-à-vis des tiers, en bloquant des demandes d’enregistrement subséquentes susceptibles de créer de la confusion.

Le processus à suivre avant d’enregistrer une marque de commerce

Avant d’entamer le processus d’enregistrement d’une marque de commerce auprès de l’Opic, il est fortement recommandé d’effectuer une recherche de disponibilité de la marque.

Le rapport de disponibilité permet de déterminer :

  • si d’autres marques de commerce similaires existent déjà;
  • si la marque de commerce est ou non susceptible de créer de la confusion avec un nom commercial ou une autre marque de commerce déjà enregistrée au Canada et d’éviter d’entrer en confusion.

Cela permet aussi d’éviter un refus de la part de l’examinateur sur le fondement de la Loi sur les marques de commerce et de sauver du temps, de l’énergie et de l’argent en présentant une demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui serait vouée à l’échec.
Si le rapport de disponibilité est favorable, il convient de préparer la demande d’enregistrement de la marque de commerce qui sera déposée auprès de l’Opic.

Les étapes relatives à l’enregistrement de la marque de commerce

L'enregistrement d'une marque de commerce comporte généralement les étapes suivantes :

  • Dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de commerce auprès de l’Opic.
  • Transmission par l’Opic d’un avis officiel de la demande.
  • Examen de la demande par un examinateur.
  • Rapport de l’examinateur si celui-ci a des objections à la demande.
  • En l’absence d’objections de la part de l’examinateur, émission d’un avis d’approbation et publication de la demande d’enregistrement de la marque de commerce au Journal des marques de commerce pour fins d’opposition par les tiers.
  • En l’absence d’opposition ou si les motifs d’opposition sont tranchés en faveur du déposant de la demande d’enregistrement, transmission par l’Opic d’un avis d’admission.
  • Suite au paiement des droits d’enregistrement réception du certificat d’enregistrement, étant précisé que s’il s’agit d’une marque de commerce projetée il faudra en outre déposer la déclaration d’usage confirmant que la marque de commerce est désormais utilisée dans le commerce.

Les coûts et délais afférents au processus d’enregistrement d’une marque de commerce

  • Les coûts comprennent des honoraires professionnels ainsi que des déboursés à payer au gouvernement. Le processus étant relativement long avant d'obtenir l'enregistrement, le client peut payer les frais sur une période d'environ un an.
  • Approximativement, voici un aperçu des délais engendrés pour le processus complet d'enregistrement d'une marque de commerce simple.
a. Rencontre initiale: Au début
b. Recherche et analyse: Environ dans 1 semaine
c. Rédaction et dépôt de la demande: Environ dans 1 mois
d. Obtention du certificat: Environ dans 12 mois

Étapes pour enregistrer une marque de commerce

* Taxes et frais en sus.